FUENTE: CÉSAR ARANDA BONILLA, [email protected], Millan|Aranda, Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo www.lawmexico.net, Ciudad de México
Este artículo contiene un estudio totalmente práctico sobre las diversas acciones que pueden intentarse para preservar el derecho más importante que se puede adquirir sobre una marca: el uso exclusivo.
- Importancia de las marcas.
Una marca es un signo visible del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, es decir, para diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores. Las marcas son una de las figuras estelares dentro de la Propiedad Industrial.
La importancia de las marcas reside principalmente en su valor económico y el poder de marketing que tienen o pueden llegar a tener. Una marca puede ser tan valiosa como la empresa misma, aunque empresarios exitosos coinciden en que el valor de una marca puede superar a todo el negocio en sí.[i] De hecho, muchas empresas son compradas por otras, de igual o mayor tamaño, por el valor de las marcas que tienen.
Las marcas son como seres vivos que nacen, crecen, se desarrollan, pero que también llegan a morir si no se cuidan y promueven. Las marcas que se cuidan y promueven se mantienen vivas, renovadas y en constante crecimiento. No importa el tamaño de la empresa, las marcas deben ser protegidas porque constituyen uno de los activos más valiosos con el que pueden contar.
- El derecho al uso exclusivo.
En México, las marcas se registran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El registro de una marca genera, para su titular, el máximo derecho que puede otorgarle la Ley de la Propiedad Industrial (LPI): el uso exclusivo de la marca. Este derecho constituye, de cierto modo, un monopolio temporal y restringido que no va en contra de lo establecido por nuestra Constitución Federal ni por la Ley Federal de Competencia Económica.
El uso exclusivo es el máximo derecho porque el titular de la marca registrada es el único que, en nuestro país, lícitamente puede usar la marca en los productos o servicios indicados en el título de registro, y porque también es el único que puede permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca o aviso comercial que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, aplicados a los mismos o similares productos o servicios.[ii]
- Piratería.
El derecho al uso exclusivo puede ser vulnerado por personas que cometen actos que comúnmente se conocen como “piratería”. Si una marca está registrada y alguien la está utilizando, sin consentimiento de su titular, en productos o servicios iguales o similares a los que protege la marca, o incluso como parte de un nombre comercial, razón o denominación social de un establecimiento o persona moral que produce, importa o comercializa bienes o servicios iguales o similares, sin duda alguna están pirateando la marca, es decir, están violando tu derecho al uso exclusivo.
Ningún titular de una marca registrada, por pequeña que sea la empresa que dirija, está exento sufrir actos de piratería, cuando sus productos o servicios son de alta estima para sus consumidores, debido a su calidad. Si se tiene conocimiento de que se está violando el derecho de exclusividad, hay dos cosas que se deben hacer de inmediato: primero, consultar con un especialista y, segundo, obtener todas las pruebas que se puedan para demostrar que los productos piratas se están vendiendo o servicios piratas se están prestando, como por ejemplo: facturas, folletos, anuncios en periódicos o revistas, muestras de los productos, con todo y su empaque, etc.
Para contrarrestar los efectos nocivos de la piratería y hacer respetar el derecho al uso exclusivo, la LPI le otorga al titular de la marca la posibilidad de intentar tres tipos de acciones: administrativas, civiles o mercantiles y penales.
- Acciones Administrativas (multas, clausuras y arresto).
Se intentan ante el IMPI por la comisión de alguna de las infracciones previstas por la LPI. Las sanciones que pueden imponerse consisten en multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; multa adicional hasta por el importe de 500 días, por cada día que persista la infracción; clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.
Durante el procedimiento de infracción se pueden hacer visitas de inspección; ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, anuncios, letreros y rótulos que infrinjan ese derecho de exclusividad.
- Acciones civiles o mercantiles (40% por daños y perjuicios).
Estas acciones se pueden intentar, a elección del titular de la marca afectada, ante los tribunales de la Federación o los del fuero común (de la entidad federativa) que tenga competencia sobre el lugar en donde se esté cometiendo la violación.
Lo que se reclama es el pago de los daños y perjuicios por el equivalente, cuando menos, al 40% del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen dicha violación. Sin embargo, bien podría resultar válido el aplicar un porcentaje mayor, incluso hasta el 100%.
La demanda puede presentarse en la vía civil o la mercantil, según la estrategia legal que se elija. Para poder presentar la demanda es requisito indispensable el haber obtenido una declaración de infracción firme, es decir, que ya no pueda modificarse por haberse agotado todas las instancias correspondientes.
- Acciones penales (prisión, multas y 40% por la reparación del daño).
Se consideran delitos que entrañan violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca el reincidir en algunas infracciones administrativas; falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas registradas; producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas.
El delito de reincidencia se castiga con prisión de dos a seis años y multa por el importe de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Si se comete cualquiera de los otros delitos las sanciones consisten en prisión de tres a diez años y multa de 2,000 a 20,000 días.
Salvo la reincidencia en la comisión de infracciones, los otros delitos están calificados como graves, por la cual los probables responsables no alcanzan el beneficio de la libertad provisional.
Existe una conducta criminal análoga que consiste en vender a cualquier consumidor final, en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas, y que se sanciona con prisión de dos a seis años y multa de 100 a 10,000 días.
En todos estos casos también se puede reclamar la reparación del daño por el equivalente al 40%, cuando menos, del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen la violación.
Este tipo de delitos son de la competencia del Ministerio Público Federal, esto es, de la Procuraduría General de la República, quien cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, ante la cual se puede presentar la querella correspondiente, o bien ante la Delegación estatal respectiva.
- Notas finales.
Las acciones civiles o mercantiles y penales sólo podrán intentarse cuando el titular de la marca haya aplicado a los productos, envases o embalajes de éstos la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o bien por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por ese derecho (por ejemplo, en espectaculares, en periódicos o revistas, e incluso en redes sociales).
Derivado de la experiencia profesional que he tenido en el manejo de los tres tipos de acciones aquí comentadas, considero la acción penal es, sin duda, el remedio más eficaz, pronto y oportuno, aunque costoso, para combatir las conductas ilícitas conocidas como piratería.
[i] Como atinadamente lo sostiene la tesis titulada MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES, que puede ser consultada bajo los siguientes datos: Registro No. 170489, [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2793. I.4o.A.609 A.
[ii] La semejanza en grado de confusión, en palabras simples, quiere decir que existe el riesgo de que los consumidores promedio se confundan, al primer golpe de vista o sonido entre dos marcas, prestando la atención común y ordinaria, tomando en cuenta sobre todo las semejanzas que haya entre dichas marcas; de tal modo que los consumidores puedan llegar a creer que están adquiriendo un producto o recibiendo un servicio amparado por una marca original, cuando no lo es, debido a la impresión o información que en los consumidores evoca o produce la marca; por ello, es totalmente entendible que dos marcas semejantes en grado de confusión, de diferentes titulares, no pueden coexistir en el mercado. El estudio de la semejanza en grado de confusión de marcas se realiza mediante tres aspectos: a) Fonético, para determinar si las palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar; b) Gráfico, cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista, y c) Ideológico o conceptual, para saber si representan o evocan una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del producto o servicio al que esté asociada la marca.
