Esta columna analiza los nuevos alcances de la protección del trade dress en México como consecuencia de la Tesis Aislada dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, así como una comparación con la protección del trade dress en los Estados Unidos de América.
Fuente: ARTURO ISHBAK GONZÁLEZ & DIEGO DAVID SÁNCHEZ DURO, Abogados especialistas en Propiedad Intelectual, Grupo Bimbo, [email protected], [email protected], Twitter: @ArturoIshbak, @DiegoSDuro, México
Hoy en día, la creación de nuevas marcas es un reto para todas las empresas, el mercado es cada vez más competitivo y la dificultad de encontrar la aceptación de nuevas marcas por el consumidor se vuelve una tarea complicada, pero ¿Qué pasa cuando además de la denominación de un signo distintivo el público comienza a identificarlo a través de los elementos en conjunto que utiliza su titular para ofrecerlo en el mercado? Es entonces cuando podemos hablar de un reconocimiento por parte del consumidor de la imagen comercial o trade dress que reviste a un producto o servicio.
Una tesis aislada dictada recientemente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha definido al trade dress como: “una derivación del derecho de propiedad industrial y es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada.”[i]
En México la protección de una imagen comercial, es un tema que ha ido tomando mayor fuerza en los últimos años por el reconocimiento del trade-dress por distintas autoridades, tanto judiciales como administrativas.
En el Derecho Positivo mexicano no existe aún una norma específica que contemple de manera expresa el trade-dress, ya que la Ley de la Propiedad Industrial únicamente sanciona como infracción administrativa el uso de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.[ii]
Sin embargo, antes de la Tesis aislada dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solía negar las infracciones administrativas fundadas en dicha fracción al considerar que en la Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial esta fracción se concibió únicamente para franquicias; es decir, la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen no incluía signos distintivos originalmente, evitando así, la posibilidad de usar esta fracción como definición de trade dress en relación con signos distintivos.
Más aún, ni en la Tesis aislada en estudio ni en la fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen la regulación o los factores que se necesitan actualizar para que el trade-dress de una marca sea protegible. No obstante, ha habido actividad interpretativa de nuestros juzgadores al respecto, llegado al común acuerdo de establecer que la imagen comercial de un producto o servicio puede ser cautelado, por medio del reconocimiento que tengan la pluralidad de elementos utilizados para distinguir un producto o servicio, en conjunto con el signo distintivo del cual el titular tiene el derecho exclusivo de utilizar, pues es éste reconocimiento de la imagen terminada de los mismos la que le otorga la protección a través del ya referido trade dress.
Anteriormente, en México la acción viable para hacer valer la imagen comercial de de un producto o servicio frente a terceros era a través de competencia desleal, materia que en el fondo vigila las conductas del propio comerciante y no así, los elementos característicos de los derechos exclusivos que confiere la protección de un signo distintivo.
En comparación con la regulación mexicana, en los Estados Unidos de América existe un criterio uniforme y establecido para que el trade-dress sea protegible como marca, siendo necesario que se cumplan los siguientes aspectos: 1) ser distintivo y 2) que dicho diseño o empaque no sea funcional. Al hablar de distintividad se entienden los elementos inherentes que en conjunto constituyen a determinado signo distintivo con el objeto de diferenciarlo de otros de su misma especie.
Por su parte, en los Estados Unidos de América el trade dress tiene dos categorías: 1) Empaques de productos o servicios, que es la apariencia general de los elementos del empaque de un producto y, 2) Diseño de productos o servicios, que es la combinación de características del producto en sí mismo.
Los siguientes son ejemplos en los cuales se puede apreciar la diferencia entre las dos categorías de trade dress mencionadas en el párrafo anterior:
La distinción en las categorías de trade dress es importante, toda vez que los empaques de productos o servicios se consideran inherentemente distintivos, mientras que el diseño de productos o servicios no, siendo necesario que estos últimos demuestren haber adquirido distintividad o secondary meaning.
Ahora bien, una vez que el trade dress en cualquiera de sus categorías sea considerada como distintivo; debe cumplir con la característica primordial de no ser funcional, ya el trade-dress de una marca no basta con ser distintivo sino que además no debe tener características esenciales de utilidad. Cabe señalar que el secondary meaning puede ser adquirido a través del uso, para lo cual es necesario comprobar lo siguiente:
- Inversión de publicidad
- Ventas
- La extensión y la exclusividad del uso
- Difusión y cobertura en los medios
- Estudios de mercado, en donde se busque asociar el diseño del trade-dress con la marca o fabricante.
- Diseños similares al trade-dress.
Al tener un criterio establecido en los Estados Unidos de América sobre este tema, el tratamiento y la protección de la imagen comercial de un producto o servicio se vuelve más eficiente y, por lo tanto, otorga una mayor seguridad jurídica a sus titulares.
Por otro lado, en México los casos de infracción marcaria derivados de un trade-dress cada día son más comunes y es normal que las empresas traten de salvaguardar la imagen comercial de sus productos o servicios, pero al no existir una regulación expresa, o bien, que las autoridades judiciales y administrativas no estén plenamente familiarizadas con la figura jurídica del trade-dress, se deja al arbitrio del examinador y/o juzgador resolver sobre los temas de la imagen comercial. En las diferentes instancias judiciales se han ventilado diversos casos de imagen comercial, pero fue hasta el año 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el concepto de trade dress, ubicándolo además dentro de las figuras jurídicas protegidas por la Propiedad Industrial, creando así un precedente de relevancia significativa en dicha materia.
Finalmente, con el único fin de avanzar en la protección del trade-dress en México es necesario que las autoridades conozcan y tomen en cuenta la importancia de lograr un sistema jurídico armónico que contemple una figura de la imagen comercial y la forma en que sea válida frente a terceros. Reconocemos que los primeros pasos se han dado, pero queda bastante camino por recorrer para plasmar los mecanismos de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, en especial el de trade-dress.
Arturo Ishbak González Diego David Sánchez Duro
[email protected] [email protected]
Twitter: @ArturoIshbak Twitter: @DiegoSDuro
[i] Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa) LXVII/2015 (10a.) Amparo directo en revisión 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015.
[ii] Artículo 213 fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial.
