Fuente: CÉSAR ARANDA BONILLA, [email protected], Aranda|Mora, Abogados especializados en Propiedad Intelectual, Civil, Derecho Familiar, Mercantil, Puebla, Pue.
Resumen: Este artículo analiza las causas por las cuales puede caducar el registro de las marcas.
Las marcas son valiosos activos intagibles que pueden llegar a ser más valiosas que el negocio en sí. Por eso hay que protegerlas.
En México, las marcas se protegen mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Con dicho registro, el titular de la marca principalmente obtiene el derecho al uso exclusivo de la marca, lo que significa que es el único que lícitamente puede usar la marca en los productos o servicios a los que se aplica (especificados en el título de registro expedido por el IMPI), y porque también es el único que puede permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca idéntica o una semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
El registro de la marca surte sus efectos en todo el territorio nacional, no obstante que la marca sólo se use en una colonia o comunidad, en una ciudad o en una entidad federativa.
El registro tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con todos los requisitos correspondientes, ya que en caso contrario, los diez años se computarán a partir de la fecha en que la solicitud reúna dichos requisitos.
El registro puede renovarse y mantener su protección por tanto tiempo como su titular lo quiera; sin embargo, hay tres causas que generan la extinción la vigencia de un registro marcario, aunque su titular no esté de acuerdo: nulidad, caducidad y cancelación. En esta ocasión trataré el tema de la caducidad.
De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, la caducidad puede ser originada por no haberse renovado el registro o por no haber sido usada la marca.
Caducidad por falta de renovación
El registro de una marca caducará cuando no se renueve su registro. La renovación debe ser solicitada por su titular dentro de los seis meses anteriores o dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Esto significa que, en realidad, se cuenta con un año para solicitar la renovación.
Una marca está vigente durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta ha sido requisitada correctamente, y puede renovarse por períodos de la misma duración, cuantas veces lo pida el titular de la marca.
La caducidad por falta de renovación no requiere de una declaración administrativa por parte del IMPI.
Caducidad por falta de uso
La otra causa de caducidad se deriva de la falta de uso de la marca durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. En este caso, la caducidad sí requiere de una declaración administrativa, que puede ser emitida de oficio por el IMPI, o a petición de quien tenga interés jurídico; por ejemplo, a petición de quien previamente haya solicitado el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios; o a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando tenga algún interés la Federación.
Si usted es el titular del registro, tome en cuenta que, durante su vigencia y para mantener la protección del derecho al uso exclusivo, es necesario usar la marca bajo dos condiciones: ininterrumpidamente y tal como fue registrada.
Usar la marca “ininterrumpidamente” significa usarla de manera continua, de acuerdo con los usos y costumbres que en el comercio corresponda a los productos o servicios protegidos por la marca.
Lo recomendable es usar la marca en los productos protegidos, en los envases o embalajes de éstos, en las facturas emitidas por la venta de los productos o la prestación de los servicios, en la publicidad impresa o electrónica que se realice, en la página web que se utilice para promover la venta o comercialización de los productos, o la prestación de los servicios, inclusive en los anuncios de televisión, radio, periódicos, revistas o espectaculares.
La condición de usar la marca ininterrumpidamente no se cumpliría si, por ejemplo, para pretender acreditar el uso durante un año, únicamente se cuenta con una factura, como en muchos casos ocurre.
Usar la marca “tal como fue registrada” implica usarla justamente como aparezca en el título de registro. Ello evitará ser presa fácil de usurpadores y de los abogados de aquéllos, pues el uso no tendría que someterse al criterio del IMPI o de la autoridad jurisdiccional competente, que podría no favorecer a los intereses del titular de la marca, para el caso de que el uso se esté realizando con modificaciones.
Esto es muy importante porque si la marca no se usa tal como fue registrada, la autoridad tendría que analizar si esas modificaciones “alteran” o no el carácter distintivo de la misma, esto es, si con tales modificaciones se cambia la esencia o forma de la marca que la hace tan diferenciable y única, como podría ser cambiar un color o línea, agregar o suprimir una letra, apóstrofe, signo de puntuación, modificar la posición del logo o personaje, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad.
Existen dos excepciones para que no sea declarada la caducidad:
a) Que el titular de la marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el IMPI, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de dicha solicitud, y
b) Que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.
Para terminar, sólo quiero dejarlos con una idea: toda marca es como un ser vivo que nace, crece, se desarrolla; pero que también llega a morir, si no se cuida y se promueve. Una marca que se cuida y promueve, se mantiene viva, renovada y en constante crecimiento.
