Por Víctor Adames
La discrecionalidad con que en ocasiones se interpreta la ley de Propiedad Industrial por parte de las autoridad, ocasiona problemas al momento de intentar registrar marcas que incluyen determinados signos.
Recientemente, los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) han adoptado criterios sui generis en relación con la emisión de acciones oficiales, los cuales evitan el buen fluir del trámite de registro de marcas y ocasionan que los gastos de registro aumenten para los titulares de dichas marcas.
A este respecto, los examinadores consideran que las palabras que contienen en su conjunto signos ortográficos o números, las cuales se han presentado durante muchos años como “marcas nominativas”, deberían registrarse ahora como “marcas de diseño”, debido al hecho de que dichos signos ortográficos o números son supuestamente elementos que comprenden un diseño o partes de un logo en específico.
Los principales problemas que surgen a raíz de esta situación son:
i) los examinadores no han definido o establecido todavía un criterio homogéneo en relación con lo anterior; y ii) si la solicitud se presenta como una marca de nombre (nominativa) y el IMPI emite una acción oficial requiriendo enmendar el signo distintivo o marca de interés convirtiendo una marca de nombre en una de diseño, es necesario pagar de nuevo los derechos al gobierno correspondientes al trámite de registro de marca, y de ahí, la fecha de presentación cambiará, toda vez que, de acuerdo con la Ley mexicana de la Propiedad Industrial (LPI), si el signo distintivo en cuestión del cual se intenta obtener un registro se enmienda o modifica, la marca registrada se considerará como un nuevo procedimiento. Se ha concluido, a través del análisis, que este criterio no tiene fundamentos y cae en lo absurdo, puesto que la LPI no contempla ninguna de las situaciones arriba mencionadas. Adicionalmente, este criterio antes mencionado y que actualmente se está utilizando para analizar y evaluar este tipo de casos no es único ni consistente, puesto que en algunas situaciones los examinadores solicitan al titular de la marca que la modifique y que pague los nuevos derechos de registro, y en algunas otras, aceptan la marca tal como se presentó y no emiten ningún requerimiento oficial al respecto. Así es aparente que todo depende de qué examinador se encuentra analizando la solicitud. Esta situación deja a los titulares claramente en incertidumbre legal y sin defensa.
Por ejemplo, los examinadores no aceptan una marca nominativa tal como se presentó cuando la marca incluye un signo ortográfico tal como una diéresis “¨”, la letra “Ç” ( la misma que está reconocida como un signo ortográfico por el Diccionario de la Real Academia Española), los signos “+”, “…” los números exponenciales tales como (²). En todos los ejemplos anteriores, los examinadores emiten acciones oficiales en las cuales requieren a los solicitantes que enmienden la marca y que paguen los nuevos derechos de presentación.
No obstante, cuando la marca que se presenta incluye un signos ortográficos tales como los signos de admiración “!¡” o un guión “-”, los examinadores no emiten en la actualidad requerimientos oficiales al titular, y de ahí, la marca se registra como una marca nominativa.
Es importante comentar que el número de emisiones de tales acciones oficiales está aumentando. Sin embargo, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) se encuentra trabajando en estas situaciones a través de sus diferentes comités para llegar a la solución adecuada para este tipo de situaciones.
Considero que es necesario mantener un mejor nivel de comunicación entre los diferentes despachos de propiedad intelectual y las autoridades, para tratar de evitar estos problemas en beneficio de los titulares de las marcas. Más aún, es necesario que cuando nuestras autoridades emitan una acción oficial para los casos antes mencionados pueda uno referirse a la LPI o a su reglamento.
