Esta columna pretende definir a las marcas de protección o de defensa México y su tutela en la Ley de laPropiedad Industrial (la “Ley”), particularmente se busca dar una interpretación novedosa y por lo menos debatible del uso del artículo 135 de la Ley como defensa ante una solicitud de declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, sin embargo, es importante aclarar que el escrito sólo propone una tesis o teoría cuya validez y eficacia no es necesariamente absoluta.
El artículo 135 de la Ley señala que el uso de una marca surte efectos y beneficia a todos los registros de la misma marca.
La Ley prevé específicamente que una marca registrada, protegida en una o más clases de productos o servicios, y que al menos se use para ciertos productos o servicios, ese uso beneficia a todos los demás registros y surte plenos efectos legales, con lo que el legislador quizás pretendió proteger a las marcas que no necesariamente estén en uso, pero que están registradas por un titular para precisamente evitar que terceros se prevalezcan del prestigio que tenga una marca en determinado sector y con ello evitar el riesgo de competencia desleal y de asociación.
El vigente artículo 135 de la Ley, se refiere a que si una marca se encuentra registrada para determinados productos o servicios bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros.
Este artículo 135 de la Ley es un precepto vigente desde hace muchos años, concretamente desde la abrogada Ley de Invenciones y Marcas y de alguna manera previsto en la derogación de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
Así, la Ley recoge lo que en la doctrina se ha llamado como “Marcas de Protección” o “Marcas de Defensa”. El Doctor David Rangel Medina, en su libro Tratado de Derecho Marcario las define como “aquellas que presentan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas al registro por alguno industriales y comerciantes no con el fin de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar una de ellas y para impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con la marca en uso.”
Por su parte, el Doctor Rangel Medina sostiene que las marcas defensivas o de protección pueden consistir en (i) marcas muy parecidas a la que se usa, todas para distinguir la misma mercancía. Ejemplo: CURO PLASTO, PURO PLAST, MURO PLAST, protectoras de DURO PLAST; (ii) marcas muy parecidas a la que se usa o en ésta última, para distinguir artículos clasificados en grupos distintos del catálogo oficial, pero que, por su aspecto, constitución, fines, forma, etc., pudieran considerarse similares. Ejemplos: la marca TREBOL para distinguir productos químicos (clase 6), aceites y grasas no alimenticios (clase 15), bebidas sin alcohol (clase 45) y; (iii) marcas muy parecida a la que se usa o en esta última para distinguir artículos de todas las clases.
Por otro lado, respecto a la caducidad de registros marcarios, los artículos 152 fracción II y 130 de la Ley vigente, no pueden ser interpretados de manera aislada, tajantes y en el extremo de sostener que no hay preceptos que pudieran afectar su aplicación.
Uno de los artículos que precisamente podría ser una excepción a la aplicación de los artículos 152 fracción II y 130 de la Ley es el citado 135 de la misma Ley, que regula la posibilidad de que el uso de una marca en otra clase beneficie a los demás registros, razón por la cual, la Autoridad podría interpretar la Ley de manera armónica y no aislada ya que el artículo 135 citado podría no referirse únicamente a que proceda o no una renovación de una marca, sino que se debe leer completo y ver su significado y evolución a lo largo de las diversas legislaciones en la materia, para entender que éste artículo podría prever la protección a las marcas que no usan en una clase, pero sí se usan variantes de las mismas en la misma clase.
En el mismo sentido sirven de apoyo ciertos preceptos tanto del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC) como del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN.)
En este orden de ideas, ADPIC y TLCAN (ambos derecho positivo en México) regulan que los países miembros deben proteger las marcas en contra de terceros que intenten registrar o usar una marca que sea igual o similar para productos iguales o similares. Estos artículos no están limitados a la clasificación de productos o servicios para el registro de marcas, sino que regulan simple y llanamente, la protección de marcas para productos o servicios relacionados sobre todo cuando “su uso genera una probabilidad de confusión” (TLCAN) o bien “que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada” (ADPIC).
Evidentemente la intención de estos preceptos es proteger tanto a los titulares de las marcas como a los consumidores para evitar de manera primordial la competencia desleal, o que un tercero se aproveche del buen nombre y/o prestigio de una marca en el mercado para así atraer clientela que únicamente va a confundirse, asumir y/o asociar que el titular original está expandiendo su negocio, máxime cuando se trata de productos o servicios íntimamente relacionados.
Por otro lado, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), al momento de estudiar el tema “Trademarks or names with extended protection”, bajo la cuestión número 29, en el Congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Berlín en junio de 1963, adoptó la resolución a esta cuestión en el sentido de que “El Congreso expresa que se debe proteger las marcas en contra del registro o uso de terceros incluso respecto de diferentes bienes o servicios cuando (i) dichas marcas aun cuando las mismas no sean utilizadas en el país donde se busca su protección, que disfruten de alta reputación ya sea en el país o internacionalmente; (ii) Dicho registro o dicho uso pueda confundir al público consumidor o lesione al propietario de la marca”.
Finalmente, como antítesis a la teoría expuesta en párrafos anteriores, tenemos que, si bien la Ley contempla una excepción en cuanto a las denominadas marcas de protección, ésta excepción únicamente se refiere a la renovación de las mismas, siendo importante señalar que, al tratarse de un régimen de excepción, esta es de estricta aplicación.
Ahora bien, no hay que dejar de tomar en cuenta que el artículo 135 de la Ley, se refiere exclusivamente a la renovación de registros marcarios, es decir, sólo a un trámite administrativo que obliga la Ley para que dicho registro se considere regular, es decir un requisito administrativo, que nada tiene que ver con que el uso de una marca como acto conservatorio, tanto así que el tema del “uso” al que se refiere la litis de un procedimiento de declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, se regula en diverso artículo de la Ley.
Así, el artículo 135 de la Ley, se refiere de forma particular y concreta a la renovación de un registro marcario y no así, a la declaración administrativa de caducidad del mismo, pues en la primera se está frente a un trámite meramente administrativo que se sustenta en la protesta de decir verdad del que promueve la renovación, mientras que la segunda implica un procedimiento contencioso en el cual se pone en tela de juicio el uso de la marca, y de conformidad con los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la prueba recae en el titular de la misma quien, en consecuencia, se ve obligado a demostrar de forma fehaciente dicho uso.
Una vez habiendo analizado la tesis sobre una posible defensa ante una caducidad de registro marcario basada primordialmente en el uso de la marca principal que podría beneficiar a la marca de protección, así como la antítesis consistente en que ésta supuesta defensa resultaría inaplicable ya que su fundamento sería incorrecto al estar éste enfocado a renovaciones de registros marcarios y no a caducidades de registros marcarios, resulta claro que ambos argumentos son interesantes y su validez descansa en la interpretación que tanto las Autoridades administrativas como jurisdiccionales le otorguen al artículo 135 de la Ley atendiendo al caso concreto.
Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.
Artículo 16 Derechos conferidos
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3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.
Artículo 1708. Marcas
2. Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.
Fuente: ARTURO ISHBAK GONZALEZ, Abogado especialista en Propiedad Intelectual, [email protected], @ArturoIshbak, Grupo Bimbo, México
