SECONDARY MEANING: LA GRAN AUSENTE EN EL DERECHO DE MARCAS MEXICANO.
Por Efraín Hernández González
La figura del Secondary Meaning tiene su origen en el derecho anglosajón, y por su traducción al español la entendemos como “Significado Secundario” con la que nos referimos a aquella marca o signo que nació como no distintiva según la legislación en materia marcaria, por ser descriptiva o genérica desde su origen, pero que con la inversión de recursos por parte de los productores o prestadores de servicios, ha logrado ser tan, o mas distintiva que las marcas que cumplian con el requisito de distintividad ab initio, y que lo han logrado gracias a imponerse en el mercado de una manera contundente, logrando que los consumidores identifiquen esa marca o signo y la asocien indefectiblemente con un origen o fuente empresarial determinado.
Jesús López Cegarra, define la “Distintividad Adquirida” como también se le suele llamar a la figura del Secondary Meaning, como el nuevo significado que consigue un signo que carece de distintividad, pero que mediante su utilización en promoción, publicidad, uso efectivo como marca, adquiere la capacidad para identificar una fuente empresarial.
Nuestra Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 dispone que se entiende por una marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y que pueden constituir una marca, entre otros supuestos: las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, sin embargo la propia Ley de la Propiedad Industrial también dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca y que quedan incluidas en este caso las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.
Hasta aquí hemos notado que cuando una figura, forma o denominación tiene la característica de ser descriptiva, esa circunstancia es un obstáculo para ser registrada como marca, es por eso que consiero necesario hacer una pausa y tener claro o recordar qué se entiende por “descriptividad”, para despues abordar el tema que nos ocupa.
Según la doctrina en materia de marcas, los signos descriptivos son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es?. En relación con el producto o servicio de que se trata, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Un ejemplo de un signo descriptivo podría ser la denominación “Cerrajeros 24 horas”, con la cual se estaría informando al público consumidor el tipo y modalidad de prestación de servicios que se ofrecen con ese signo o marca, con lo cual una persona difícilmente podría saber el origen empresarial de los servicios, es decir, no sabría quién los ofrece por estar compuesto ese signo por palabras de uso común y descriptivos, lo que le impediría distinguirlo de entre la oferta o competencia en el mercado.
Es importante conocer el criterio que tienen los tribunales mexicanos, al efecto, se ha conformado la siguiente jurisprudencia:
PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO. El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En congruencia con lo anterior, se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivo de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.
Así las cosas, concluimos que nuestro sistema de propiedad industrial mexicano no permite el registro de una marca descriptiva, aún y cuando esta haya adquirido distintividad por el uso de la misma. Lo que si tenemos es precisamente el fenómeno inverso, que es lo que se le suele llamar en el argot marcario como “Vulgarización de las marcas” que se da cuando una marca registrada se encuentra muy bien posicionada en el mercado, por ser una marca líder de los productos o servicios que ampara, a tal grado que los consumidores ya no perciban tal marca como una marca en si misma, sino como una denominación del propio producto, por lo que en este caso esa marca registrada ha perdido su capacidad distintiva, que incluso como consecuencia de ello podría provocar la cancelación de la marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El fenómeno de la vulgarización de una marca encuentra su fundamento en el articulo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial que dice:
Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.
Omito citar marcas que podrían haber caído en el supuesto de ser vulgarizadas, pero seguro al lector le llegarán a la mente muchas de ellas cuando vaya al supermercado a comprar pan, papel, material de curación, etcétera.
El fenómeno de vulgarización de las marcas es un tema muy interesante, pero volvamos al asunto de las marcas descriptivas y carentes de distintividad; Para citar un ejemplo concreto, en el año 2008 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la denominación “THE YOGA CENTER” que pretendía amparar servicios relacionados con educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, incluyendo clases de yoga, aduciendo que dicha denominación, al ser traducida al español como “Centro de Yoga”, era descriptiva de los servicios a distinguir, por lo que se encontraba en una de las prohibiciones establecidas en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Para dimensionar la importancia de la figura de Secondary Meaning o Distintividad Adquirida, pongamos un ejemplo; imaginemos que la persona dueña del establecimiento en el que se imparten las clases de yoga promociona tanto ese signo o marca (no registrada) y hace un uso continuo y prolongado de dicho signo, que como consecuencia de ese uso, se ha vuelto apto para distinguir servicios consistentes en clases de yoga de una forma determiada, y el consumidor ya es capaz de hacer la asociación entre la marca y su fuente empresarial, es decir, el dueño del establecimiento. Además de lo anterior, la marca o signo en cuestión se promociona de tal manera que ya tiene sucursales o incluso franquicias en gran parte de una zona geográfica o del territorio nacional, por lo que ya es muy conocido ese establecimiento dedicado a impartir clases de yoga por su especial forma, y así, ya es un referente entre el público consumidor. Y ni hablar de una gran facturación de los establecimientos.
Pues ahora bien, si el dueño del establecimiento conocido como “THE YOGA CENTER”, con las circunstancias que citamos, acude el día de hoy al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a intentar registrar esa marca, se la van a negar, porque sencillamente nuestra legislación mexicana contempla como una causa absoluta para no conceder el registro de una marca, que sea descriptiva, ya que consecuentemente no es distintiva, lo cual es un requisito esencial para poder registrar una marca.
Nos preguntamos, para este caso en particular ¿No valdría la pena hacer una excepción para obtener su registro? dadas las circunstancias y su grado de penetración en el mercado…. Pues para esos casos tan concretos y colmados de particularidades, en varios países si está contemplada la figura del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida.
La Comunidad Andina compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tiene previsto el Seconday Meaning, en el segundo párrafo del artículo 135 de la decisión 486, que es su régimen común de Propiedad Intelectual, el cual a la letra dice:
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
- a) …
- b) carezcan de distintividad;
- c) …
- d) …
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) …
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
En el régimen común de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina, vemos que es perfectamente posible registrar un signo que es ab inito de naturaleza descriptiva, pero que la ha adquirido a traves del tiempo y de su uso una capacidad distintiva.
Por otra parte Chile, en su Ley de Propiedad Industrial vigente, en su artículo 19 contempla el Secondary Meaning de la siguiente forma:
Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos.
Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.
La Ley de marcas española 17/2001, también tiene prevista la distintividad adquirida en su artículo 5, apartado 2, como a continuación se transcribe:
Artículo 5. Prohibiciones absolutas.
- No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
- a) … .
- b) Los que carezcan de carácter distintivo.
- c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- e) …
- Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.
La gran pregunta es: ¿Porqué México no ha evolucionado en esta materia para contemplar este tipo de eventualidades? En un punto de vista muy particular, creo que nuestro sistema de propiedad industrial se está quedado atrás, obsoleto, desfazado por el dinamismo del mercado, todo por seguir posturas meramente formalistas, y no tomar en cuenta las eventualidades que desafían las formas y el derecho.
No sabemos si sea una falta de voluntad o de conocimiento por parte de los legisladores, pues esta figura del Secondary Meaning o Distintividad adquirida, considero, es perfectamente adaptable a nuetra Ley de la Propiedad Industrial, pues no olvidemos que el Tratado Internacional conocido como Convenio de la Unión de París, del cual el Estado Mexicano es parte desde el año 1903, y ratificado en su enmienda en el año 1976, en su artículo 6, Quinquies, C-1, dispone:
Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.
De igual forma, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio, mejor conocido por su acrónimo ADPIC, que es un anexo del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio, y de la cual México es parte desde el año 1995, en su artículo 15 (del ADPIC) dispone que cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.
Vemos que las bases están, solo falta la voluntad de aplicarlo.
Para finalizar, concluimos que para determinar el carácter distintivo de un signo o marca como consecuencia del uso que se le ha hecho de ella debería de ser valorado en nuestro caso por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien tomaría en cuenta todos los elementos y circunstancias que pudieran acreditar que el signo en cuestión se ha vuelto apto para identificar los productos o servicios que ampara, y que por lo tanto el público consumidor ya le ha atribuido una procedencia empresarial, capaz de distinguirlo de entre otros competidores en el mercado.
Como bien señala Jesús López Cegarra, cuando trata sobre los potenciales conflictos con terceros en la aplicación de la Distintividad Adquirida, si se tiene presente que un signo irregistrable puede constituirse en una marca protegida derivada de la distintividad adquirida por el uso, esto implica que potencialmente terceros pueden verse perjudicados por los derechos de uso exclusivo que otorgaría la autoridad, incluso, tomando en cuenta que los signos genéricos o designaciones comunes de los productos también podrían ser sujetos de registro bajo la figura del Secondary Meaning, si se dan las circunstancias pertinentes, por lo que de existir esta figura en nuestro país se tendría que tener cuidado en exceso por parte de la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para evitar que terceros competidores se puedan ver perjudicados por el derecho de exclusividad de un signo que no tiene una distintividad inherente.
Resultaría claro y evidente que de existir en nuestra legislación nacional la figura de Secondary Meaning o Distintividad Adquirida, esta figura debería ser una excepción, mas no una regla, precisamente para evitar vulnerar derechos de terceros en cuanto al uso de signos descriptivos y genéricos se refiere, sin embargo, para casos muy concretos esta figura debería de contemplarse y adaptarse a nuestra legislación nacional, ya que después de todo, nuestro sistema legal de propiedad intelectual, deviene en gran medida precisamente de lo pactado en los tratados internacionales de los cuales México es parte, como fuente formal del derecho.
